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De l’étendue de la protection des marques françaises et les questionnements juridiques persistants depuis 2014

Les marques déposées en France couvrent les territoires suivants :

  • France métropolitaine
  • Les Départements d’Outre Mer :
  • Guadeloupe
  • Guyane française
  • Martinique
  • Mayotte (devenue département d’outre mer)
  • Réunion
  • Wallis & Futuna
  • Saint Barthélémy
  • Saint Martin
  • Les Collectivités d’Outre Mer (COM) :
  • Saint-Pierre-et-Miquelon

S’agissant de la Nouvelle Calédonie, cette dernière devrait décider de son statut à la fin de l’année 2018.

Quant à la Polynésie française, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a transféré au profit de ce territoire de nombreuses compétences dont celle du droit de la propriété industrielle.

Il convient de distinguer trois périodes :

  • Avant le 3 mars 2004
  • Du 3 mars 2004 au 31 janvier 2014
  • Après le 1er Février 2014

 

Avant le 3 mars 2004

Le 3 mars 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française) signait la fin de la reconnaissance automatique et sans formalités des effets en Polynésie française des titres déposés à l’INPI jusqu’à leur renouvellement. Avant cette loi, les titres déposés produisaient en Polynésie française les mêmes effets qu’en France métropolitaine sans la moindre exigence de formalité.

Du 3 mars 2004 au 31 janvier 2014

A compter du 3 Mars 2004 et jusqu’au 31 Janvier 2014, la reconnaissance devient optionnelle. En effet, il est possible de solliciter la reconnaissance d’un titre déposé en France lors du dépôt de ce dernier après de l’INPI, à condition de procéder au paiement d’une redevance complémentaire. Il y a à ce moment 4 conditions préalables à la reconnaissance de ces titres :

  • effectuer la demande de reconnaissance
  • payer la redevance forfaitaire (à ce jour, 22,46€ par titre)
  • demander la reconnaissance par le Président de la Polynésie française (arrêté préfectoral)
  • obtenir la publication de l’arrêté du Président au JOPF.

Pour les marques devant être renouvelées avant le 1e septembre 2023 car déposée entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 2014, il est possible de demander la reconnaissance du titre antérieurement au renouvellement, puis lors du renouvellement, l’extension de la protection de la marque en payant la redevance directement auprès de l’INPI. Les deux procédures sont cumulatives et doivent être effectuées dans cet ordre afin de produire leurs pleins effets.

Après le 1er Février 2014

Depuis cette date, il ne s’agit plus d’une reconnaissance en Polynésie française de droits préexistants, mais d’une extension de protection. Il convient, de façon optionnelle, de payer une redevance de 60 Euros (à ce jour) auprès de l’INPI lors du dépôt. Attention : si cette taxe n’a pas été payée au moment du dépôt, il n’y a pas de procédure de reconnaissance possible : il faut alors procéder à un nouveau dépôt si l’on souhaite une protection sur ce territoire.

Il existe des exceptions à ce dispositif de reconnaissance (ou de protection).

  • Les marques communautaires (marques de l’Union Européenne) ne sont pas concernées par ce dispositif. En effet, la Polynésie française bénéficie d’un statut spécial par rapport à l’Union européenne du fait de l’intégration dans sa norme légale d’un texte visant la lutte contre la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne. ATTENTION : Les COM (Collectivités d’Outre Mer) ne sont toutefois protégées que par le biais de la marque française, car elles n’intègrent pas dans leur dispositif la lutte contre la contrefaçon de la marque dans l’Union Européenne. Il pourrait donc être opportun de déposer en premier lieu une marque française (avec demande de reconnaissance simultanée de protection en Polynésie), puis une marque européenne revendiquant la priorité française afin de couvrir également les Collectivités d’Outre Mer.
  • Même exception pour les dessins et modèles communautaires

 

Une protection juridique en demi-teinte ?

Comme précité, à partir du 1er Février 2014, si la demande d’extension de la protection en Polynésie française n’est pas faite simultanément à la demande de dépôt ou de renouvellement, il n’y aura aucun rattrapage possible (ni restitutio in integrum ni appel…). Dans ce cas, la seule solution est de procéder à un nouveau dépôt.

Le Cabinet Prugneau-Schaub veille de ce fait, lors de l’établissement d’un projet de dépôt en France, à proposer l’extension de la protection de la marque afin de ne pas avoir à « doubler » votre dépôt.

Le risque de refus du titre par la DGAE est faible, car à priori les conditions de fond sont identiques entre l’INPI et l’Office polynésien. Cependant, des divergences d’appréciation peuvent apparaître entre les deux offices concernant le caractère distinctif, ce qui apporte un risque supplémentaire quant à la validité de la marque.

A ce jour, les équipes de la Direction Générale des Affaires Economiques en Polynésie française sont formées par des membres de l’INPI, et sont progressivement opérationnelles. Les délais de réponses de la DGAE varient entre 2 semaines et 6 mois une fois la demande de reconnaissance déposée pour les titres déposés entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 2014. Nous recommandons fortement d’anticiper ces délais de traitement (de manière identique, nous préconisons d’anticiper les délais de traitement de l’INPI concernant les demandes d’inscription, qui sont de près de 6 mois en 2018, contre 2 mois en 2016).

Araua’e (à bientôt)

Article écrit par Carolann Volmat.

Sources :